Сходство до степени смешения

По закону товарный знак (ТЗ) не может получить правовую охрану, если он похож на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие другим лицам. Чтобы исключить споры между владельцами брендов, в Роспатенте оценивают сходство до степени смешения.

Заказать проверку на уникальность товарного знака

Сходство до степени смешения – что это

Степень смешения – это используемый в правовом поле термин, определяющий возможность регистрации товарного знака.

Роспатент проверяет бренд по собственной методике. Если в результате оценки обнаружено, что два товарных знака ассоциируются друг с другом и это может ввести потребителя в заблуждение – их называют схожими до степени смешения.

Действующее законодательство определяет торговую марку как средство индивидуализации. Иными словами, товарный знак нужен, чтобы отличить одного производителя от другого. Если же у потребителя могут возникнуть одинаковые ассоциации разных марок с одним производителем – это считается сходством до степени смешения.

Смешением называют одновременное присутствие на рынке нескольких брендов, которые воспринимаются как принадлежащие одному лицу.

Тождественные товарные знаки

Тождественными товарными знаками называют полностью одинаковые средства индивидуализации – совпадающие по всем критериям методологической рекомендации Роспатента.

Зарегистрировать такую торговую марку не получится ни при каких обстоятельствах.

Сходные товарные знаки похожи, но они не одинаковые – такие средства индивидуализации все же имеют различия. Но они настолько похожи, что это может запутать потребителя.

По правилам такие торговые марки не регистрируют. Однако при сходстве можно получить от владельца сходного ТЗ письмо с согласием на регистрацию. Это повысит шансы на то, что в Роспатенте зарегистрируют марку. Главное доказать, что средства индивидуализации не запутают потребителей. С тождественными знаками подобные письма не помогут, так как эксперт может не принять их.

Сходство до степени смешения оценивают для аналогичных продуктов или услуг.

Не запрещается регистрировать подобные и тождественные товарные знаки в непересекающихся классах МКТУ.

Когда сходство ТЗ становится юридически значимым

Обстоятельства, при которых сходства юридически значимы:

1. Регистрация. Законодательство не разрешает регистрацию обозначений, если они напоминают ТЗ с приоритетом (уже зарегистрированы или регистрация началась раньше) или объекты, признанные общеизвестными на территории страны (символика государства, имена личностей, произведения искусства или др.).
2. Использование. Это нарушает исключительное право на объект интеллектуальной собственности и вредит узнаваемости бренда. Если товарный знак уже зарегистрирован, без согласия владельца нельзя использовать схожие ТЗ.
3. Оспаривание регистрации. ГК регламентирует множество оснований, по которым можно оспорить правовую охрану ТЗ. Например, если объект нарушает права третьих лиц. Если товарный знак зарегистрируют, но другое лицо потом подаст иск и подтвердит степень смешения со своей торговой маркой – Роспатент может отозвать регистрацию.

Решение о схожести ТЗ принимается экспертами Роспатента. В этом вопросе допускается наличие собственного мнения сотрудника – в регистрации могут отказать из-за субъективного восприятия объекта.

Учитывая судебную практику по патентным спорам, даже намек на подобие может стать причиной отказа. Хватает минимального риска того, что схожесть запутает потребителя.

Какие объекты подлежат оценке при проверке на сходство

Оценивая степень смешения, эксперты Роспатента сравнивают заявку не только с теми товарными знаками, которые уже были зарегистрированы.

Проверка проводится в отношении объектов:

• заявки на регистрацию ТЗ, поданные ранее другими лицами (в том числе и международные заявки от иностранных правообладателей в РФ);
• официальная символика, которая не подразумевает наличие исключительных прав;
• природное или культурное наследие, указанные в государственных или международных реестрах (если они присутствуют в поданном ТЗ);
• географические указания и НМПТ;
• фирменные наименования и коммерческие обозначения, использование которых считается приоритетным (началось раньше, чем была подана заявка на регистрацию ТЗ).

Определение степени смешения товарных знаков

В Роспатенте оценивают три варианта сходства ТЗ:

1. Графическое. Учитывается, если торговая марка использует одинаковые или сходные цвета, шрифты, размеры букв. Во внимание принимают любые графические элементы, способные визуально запутать потребителя.
2. Фонетическое. Если знак использует одинаковые наборы звуков, слова. Например, подобным образом могут звучать марки «Liana» и «Лиана». В этих двух брендах используются разные цвета, логотипы и форматы изображения. Однако фонетическое произношение тождественно, потому Роспатент откажет.
3. Семантическое (смысловое). Если знаки по смыслу схожи друг с другом. Например, название конфетной продукции «Сладкая жизнь» и «Я и Сладкая жизнь», «Жизнь сладкая» могут восприниматься идентично.

Признаки сравнения

Полный алгоритм, признаки и методики Роспатента описаны в Методологической рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство.

Словесный товарный знак

Согласно пункту 4.11 этих Правил словесные товарные знаки сравнивают с отдельными словами и комбинированными обозначениями, в состав которых включены словесные элементы. Для определения смешения используются указанные выше графические, фонетические и смысловые критерии.

Словесные обозначения могут состоять из двух элементов:

• сильные – оригинальны, не являются описательными;
• слабые – неохраноспособные сочетания (например, Эко, Инфо, Авто и др.).

В обозначении «Softmag»: Soft – слабый, mag – сильный элемент. Словесная экспертиза торговой марки учитывает сходство сильных частей. Такой элемент может быть основой серии знаков, к которым присоединены форманты (-мат, -ол, -дент и др.). В этом случае тоже оценивается именно сильная часть обозначения.

Графическое сходство также требует детального сравнения идентичности по критериям: шрифты, стиль и др. Например, обозначения Globo и Glovo могут быть схожими. Но если при написании используются разные шрифты, то идентичность уменьшается. Подобное может повлиять на принятое экспертом решение.

Применение оригинальных графических шрифтов для словесного обозначения может привести к утрате «словесности».

Например, ТЗ «Гамма» и «буква А» (приведены ниже) выполнены в индивидуальной внешней форме. Они будут восприниматься как изобразительные и при сравнении учитываются критерии этого типа товарных знаков.

Смысловое сходство в отличие от графического является самостоятельным критерием. Наличие семантической идентичности или ее отсутствие может повлиять на признание ТЗ несходными, несмотря на их звуковое сходство (например, Маг – это волшебник, Мак – цветок).

Если в словесный ТЗ включено два или более слов, то оценка производится по каждому отдельному слову, а также в отношении обозначения в целом. Исключение – устоявшиеся словосочетания (например, Дед Мазай). Если на регистрацию подается словосочетание с определенным смыслом, тогда проверяется именно словосочетание, а не отдельно слова, например, «Сырное счастье». Словосочетание обладает смысловым значением и будет проверено целиком.

Изобразительный товарный знак

При оценке изобразительных торговых марок учитывают:

• внешнюю форму;
• симметричность или ее отсутствие;
• смысловой вклад;
• вид и тип изображения (карикатура, стилизация и др.);
• сочетание оттенков, цветов (как по отдельности, так и вместе).

Эксперт, определяя уровень сходства, отталкивается от первого впечатления. Именно оно считается максимально близким к восприятию потребителя. Если у эксперта при первом впечатлении возникли мысли о сходстве, а затем были выявлены отличия ввиду расхождения мелких элементов – руководствоваться будут первым впечатлением.

Алгоритм проверки сходства ТЗ

В процессе проверки эксперт сравнивает торговую марку по государственным реестрам:

• с заявками на регистрацию товарных знаков (поданные раньше, чем рассматриваемая заявка);
• с зарегистрированными ТЗ;
• с общеизвестными ТЗ;
• НМПТ и ГУ.

Схема сравнения отличается в зависимости от типа товарного знака.

Заявитель не обязан предварительно ничего проверять. Он может подать документы в Роспатент и дождаться завершения экспертизы. Однако экспертная оценка может растянуться на 6-12 месяцев. Если в регистрации откажут, то после изменения товарного знака всю процедуру придется проходить заново. В 2022 году было подано 112 041 заявка, а зарегистрировано 81137 заявок.

Товары (услуги) сходные до степени смешения

При сравнении ТЗ всегда учитываются товары и услуги, для которых они зарегистрированы. Потому что товарный знак регистрируется именно для индивидуализации определенных продуктов/услуг.

Сходными считаются товары (услуги), которые:

• характеризуются одинаковыми потребительскими свойствами;
• имеют подобное назначение (функции);
• изготовлены из одинаковых материалов;
• продаются в одинаковых отделах магазинов;
• могут взаимно заменять друг друга.

Государственная символика, объекты культурного наследия и др.

Схожесть товарных знаков проверяют не только с другими ТЗ, но и по общественным объектам, символике и культурным достояниям:

• государственная символика РФ и иных государств;
• награды и государственные марки качества;
• названия и изображения объектов, охраняемых ЮНЕСКО как наследие человечества;
• музейные и коллекционные объекты, которые попадают под правовую охрану законом о музеях.

Использовать подобные элементы как часть ТЗ можно, если есть разрешение от регламентирующих государственных органов. 

Примеры похожих товарных знаков

Номер заявки	Изображение ТЗ	Обоснование отказа от Роспатента	Подтверждение для обоснования
№2019748187		Обнаружено смешение с 3 известными торговыми марками. Совпадают сильные элементы с ТЗ «Тимоша», «Тимошка», есть доля фонетической идентичности с «Ranco» («Ранко»)
№2020715108		Смешение с торговой маркой, зарегистрированной в международном формате. Созвучие товарных знаков, совпадение 5 букв в одной и той же последовательности. Окончание потребители игнорируют.
№2020747254		Совпадает с двумя зарегистрированными товарными знаками. Графическое сходство и идентичность в написании.	«Лиана»

Действия в случае получения отказа

Если Роспатент уведомил о предварительном или окончательном отказе в регистрации, указав причину «смешение до степени сходства с другим ТЗ», то есть несколько вариантов действий:

• запросить от владельца сходного бренда разрешение на регистрацию новой торговой марки (прикрепить его к заявлению);
• оформить лицензионный договор с правообладателем, разрешающий использование чужого ТЗ;
• подать заявление на аннулирование другой торговой марки, если она не используется дольше 3 лет;
• оспорить регистрацию сходного ТЗ, если имеют место нарушения;
• подать в Палату по патентным спорам апелляцию на отмену решения Роспатента, если для этого есть аргументы;
• доработать имеющийся ТЗ до охраноспособного состояния и заново подать заявку на регистрацию (потребуется заново ждать и оплатить государственные пошлины за регистрацию).

Использовать незарегистрированную схожую торговую марку нельзя – это может привести к гражданской, административной или уголовной ответственности. Чтобы не рисковать, лучше попытаться получить от владельца подобного ТЗ разрешение. Наши специалисты помогут оформить согласие на регистрацию схожего товарного знака, сохранив ваше время и средства. Если согласие не удается получить, то поможем доработать название и логотип, подключим дизайнера.

Смешение в авторском праве

Термин «сходство до степени смешения» не применяется в авторском праве, так как такие объекты интеллектуальной собственности не применяются как средство индивидуализации. Произведения могут быть подобными из-за исполнения в одном стиле или жанре. В авторском праве учитывается факт воспроизведения или переработки объекта. Доказать подобное можно не при помощи критериев сходства до степени смешения, а по признакам воспроизведения, имитации и др.

Экспертиза товарного знака на сходство и тождество

Предварительная экспертиза товарного знака на сходство и тождество поможет сохранить время и средства. Мы проведем проверку по платным базам данных, чтобы снизить риски отказа в регистрации от Роспатента. Если потребуется – дадим рекомендации по доработке ТЗ до уникальности.

Также мы поможем зарегистрировать сходный до степени смешения товарный знак, если заявление в Роспатент уже подано и получен предварительный отказ. Вы можете позвонить нам и прислать уведомление Роспатента. Наши патентные поверенные изучат его и расскажут, что можно сделать для регистрации ТЗ или что придется поменять.